智財專欄 - 尚德長曜法律事務所

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【美國】商標局將對商標權人提交的使用證據採取更嚴格的審視

  美國商標係採使用主義,故在商標收到核准通知之後,商標申請人必須提交商標使用證據 (Specimen),以證明商標在美國已有商業上使用 (Use in Commerce),始得註冊。然而,美國商標局對於利用修圖或自製的使用證據將採取更嚴苛的審查。

  一般商標申請人較常提交的使用證據包含:印製有該商標的包裝、吊牌,或是商品本身的照片。然而,由於現在網路影像編輯軟體發達,要自製使用證據越來越容易,且越難辨識真假。因此,若是提交的使用證據是以電腦繪製的使用證據,例如將商標合成於商品上,則不會被接受。為避免商標申請人想以魚目混珠的方式提交使用證據,美國商標局於檢視使用證據時,也會同時在網路上檢索商標申請人所提交的圖片是否係竄改自網路抓來的圖片。

  若審查委員發現有疑似竄改的照片,將會先以 “尚未於商業上使用”為理由將商標申請案駁回,並給予申請人更正的機會。不過,儘管審查委員不會因為申請人提交竄改的照片而宣告該申請案無效,但是這個紀錄還是會出現在商標申請紀錄中。因次,日後若有人想要挑戰該商標,這個紀錄很可能會成撤銷該商標的重要證據。

  此外,若審查委員認為提交的使用證據是藉由數位編輯所製的,他會要求申請人提供進一步的資訊,以證明該證據符合商業使用的規範。審查委員於這類核駁較常提出的問題包含:

1.    商品如何銷售?請說明是透過零售、批發或其他銷售環境。
2.    銷售請款單、發票或其他證明文件。
3.    此使用證據是否特別為此申請案所製作?
4.    此使用證據所呈現的是否與商品實際銷售給消費者的態樣相同?
5.    商品實際銷售的照片。若是在實體店面,就提供商品成列的照片;若是網    頁銷售,就提供網頁照片。

  如上述所提,儘管審查委員不會因為提交偽造的使用證據而使該申請案被撤銷,但是這樣的紀錄會導致商標未來被挑戰時,成為不利的證據。因此,我們強烈建議申請人在提交使用證據時,一定要據實以報。若商標尚未使用,申請人可先以”意圖使用(intent-to-use) ”提出申請。若於商標於核准之後仍未使用,則建議先申請延期,每次可延期6個月,直到商標確實於商業上使用,再提供真實的使用證據,以降低商標日後被撤銷的風險。
 

編譯自http://www.mg-ip.com/trademarks/increased-scrutiny-for-specimens/